搭赠应知是侵犯注册商标专用权的商品侵犯商标权案
原告诉讼代理人：曾永前律师

【案情】

原告： XX烟酒公司。
原告诉讼代理人：曾永前律师，广东凡立律师事务所律师。

被告：XX食品有限公司。

　　1996年12月28日，经国家工商行政管理局商标局核准注册，XX烟酒公司（以下称 烟酒公司）取得注册商标“JINGTANG”的专有使用权，核定使用的商品为第30类，其中包括糖，注册有效期自1996年12月28日至2006年12月27日。 烟酒公司生产的“JINGTANG”牌系列绵白糖先后被有关部门评定为知名商品。除自销外，糖业烟酒公司还授权 其他糖业烟酒公司经营500克装“JINGTANG”牌精致绵白糖。
　　1999年10月以来，XX食品有限公司（以下称食品公司）曾多次以每袋2.68元的价格，从 烟酒公司购进500克装“JINGTANG”牌精致绵白糖。食品公司还分别从 京西批发市场购进500克装“JINGTANG”牌精致绵白糖24300袋，其中红色包装的4300袋，每袋1.55元；绿色包装的20000袋，每袋1.7元，总计价款为40465元（至今尚未付款）。自1999年10月20日开始，食品公司将上述绵白糖作为搭赠品，装入其生产的方便面包装箱中，每箱一袋，并在方便面的包装箱上注有“箱内附有精美赠品”字样，共有8743袋随方便面流入市场。经查，美厨公司购进的这批绵白糖的“JINGTANG”商标包装袋系他人擅自制造。1999年11月16日， 工商局门头沟分局认定美厨公司购买的上述绵白糖系假冒糖业烟酒公司生产的商品，食品公司以假冒的绵白糖搞促销的行为属虚假宣传、误导消费者的行为。该分局决定没收尚未被食品公司装箱投入市场的假冒“JINGTANG”牌绵白糖15557袋，罚款1万元。食品公司对该处罚决定未提出异议。
　　 烟酒公司遂委托曾永前律师向 法院提起诉讼。诉称：食品公司的行为侵犯其商标权和商业信誉，请求法院判令被告立即停止侵权、公开赔礼道歉并赔偿损失。其中经济损失62.1万元，商业信誉损失200万元，其他损失94832元。
　　食品公司答辩称：其不知所购绵白糖是侵犯糖业烟酒公司注册商标的商品，也没有直接销售绵白糖，其行为不属于侵权行为。故不同意糖业烟酒公司的诉讼请求。
　　
【审判】

　 法院经审理认为：美厨公司曾多次从正规渠道购买 烟酒公司生产的“JINGTANG”牌绵白糖，对该商品的外观包装、产品质量和价格均应有所了解。工商行政管理部门查处的美厨公司购买的这批绵白糖在外观包装、产品质量和价格等方面与正常商品均有显著差异，因此，食品公司在主观上应当知道其购买的这批绵白糖是侵犯糖业烟酒公司注册商标专用权的商品。在销售自己商品时，搭赠其他商品是经营者一种潜在销售行为，其性质不受商品售价是否提高、搭赠品是否摊入成本的影响，食品公司的行为侵犯了糖业烟酒公司的商标权。依照《中华人民共和国商标法》第三条、第三十七条、第三十八条第（四）项之规定，判决：
　　食品公司不得搭赠侵犯 烟酒公司“JINGTANG”注册商标专用权的商品；向烟酒公司书面致歉；赔偿 烟酒公司经济损失1万元，商业信誉损失4万元，因诉讼而支出的其他合理费用2000元和部分案件受理费13560元。
　　一审判决后，食品公司不服，提起上诉称：
　　上诉人没有销售假冒 烟酒公司注册商标的绵白糖，也不知道其通过正当渠道购进的绵白糖是假冒商品。因此，不应承担法律责任。根据我国商标法及其实施细则的规定，侵犯注册商标专用权的行为在客观上表现为销售或者经销侵权商品。上诉人并没有销售或经销购进的绵白糖，只是将其作为礼品赠与消费者。原审判决自行解释法律，将上诉人的赠与行为认定为销售行为，实属不当。通过合法的购物场所和渠道购买绵白糖，其主观上无过错。即使上诉人的行为构成侵权，侵权赔偿额应为上诉人所获得的利润或糖业烟酒公司因此所受到的损失。
　　而事实上，上诉人并未因此获得利润，糖业烟酒公司也没有证据证明其因此受到了损失。请求二审法院依法改判，维护上诉人的合法权益，维护法律的尊严。
　　 烟酒公司答辩表示服从原审判决。
　　 高级人民法院经审理认为： 烟酒公司依法享有注册商标“JINGTANG”的专用权。食品公司的搭赠行为是一种销售行为。上诉人在应当知道其购买的绵白糖系假冒 烟酒公司产品的情况下，其搭赠行为侵犯了 烟酒公司依法享有的注册商标专用权，应承担相应的民事责任。一审判决认定事实清楚，适用法律正确。二审法院 判决：
　　驳回上诉，维持原判。
　　
【曾永前律师评析及代理思路】

本案的关键在于对被告搭赠行为的性质认定，即是否构成对原告注册商标专用权的侵权行为。
　　我国商标法第三十八条列举了侵犯注册商标专用权的4种行为，其中第4种为“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”行为。商标法实施细则第41条对该项规定作了具体解释，明确列出“经销明知或应知是侵犯他人注册商标专用权商品的”，系侵犯他人注册商标专用权的行为。那么，食品公司的搭赠行为是否属于商标法所规定的经销行为以及其是否应知其购买的绵白糖系假冒糖业烟酒公司的商品呢?首先，食品公司的搭赠行为属于商标法所规定的经销行为。本案中食品公司认为其并未经销、销售所购白糖，其搭赠行为不构成对原告商标权的侵害。我们认为，搭赠其他商品是经营者促销自己商品的经营策略之一，虽然从购买者的角度看，购买附有搭赠品的商品，可以在等量货币的前提下获得额外收益，但其实质仍是经营者通过特殊的经营手段实现商业利润的形式。由于搭赠的行为，经营者达到了促销的目的，获得了超额的经济利润，该利益中部分是因搭赠而取得的。搭赠行为是经营者的一种潜在的销售行为，其性质不受商品价格是否提高、搭赠品是否摊入成本的影响。因此，搭赠商品的行为在性质上仍然属于销售行为。
　　其次，食品公司应知其从 京西批发市场购买的绵白糖系假冒 烟酒公司的产品。食品公司多次从 烟酒公司购买糖业烟酒公司生产的“JINGTANG”牌绵白糖，理应了解该商品的外包装、产品质量及价格。用做赠品并被工商行政部门查处的“JINGTANG”牌绵白糖，在外包装、产品质量及价格上明显与 烟酒公司生产的“JINGTANG”牌绵白糖不同，因此，食品公司应知其从 京西批发市场购买的绵白糖系假冒 烟酒公司的商品。
　　在应知其从 京西批发市场购买的绵白糖系假冒糖业烟酒公司产品的情况下，食品公司仍予以买进。在销售方便面的过程中又将该侵犯商标权的商品搭赠出去的销售行为，导致侵权产品流入消费者手中，给 烟酒公司造成了损失，美厨公司的这种销售行为是侵权行为。食品公司应为其侵权行为承担法律责任。
　　
曾永前律师按注:
　　搭赠侵犯注册商标专用权商品的行为是一种新类型的商标侵权行为。对此，商标法没有明确规定。审理本案的一、二审法院根据商标法第三十八条第（四）项“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”，属侵犯注册商标专用权的行为的规定，认定本案被告侵犯原告的商标权。并根据商标法实施细则第41条对商标法第三十八条“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”的具体解释，对本案被告搭赠侵犯注册商标专用权商品的行为属于“经销明知或者应知是侵犯他人注册商标专用权商品的”的行为进行了分析，认定搭赠也是一种经销行为。这些认定都是建立在被告“应知”其从批发市场购买的商品属侵犯他人商品权的商品的基础上的。但如何认定“明知”或“应知”，国家工商行政管理局《关于执行商标法及其实施细则若干问题的通知》中对判断“明知”、“应知”行为作了一些列举，其中与本案情形较相符的是
　　第4项“有意采取不正当进货渠道，且价格大大低于已知正品的”的行为。但本案被告从批发市场进货能否认定是从不正当渠道进货，况且不同的进货渠道价格也会有差别，享有商标专用权的厂家也会不断更换商品的外观包装。这些是否就可以推定其“应知”和“有意”呢，似乎理由不够充分。
　　新修改的商标法第五十二条将侵犯注册商标专用权行为之一的“销售明知是假冒注册商标的商品的”改为“销售侵犯注册商标专用权的商品的”行为，去掉了主观方面的条件限制，只要有销售侵犯注册商标专用权商品的行为，就可认定是侵权行为。法律如此规定，更明确、更具操作性。但即便适用该条规定处理本案，可以不问被告的主观因素，仍发生将“搭赠”行为认定为销售行为的问题。一、二审法院将搭赠行为认定为是经营者的一种潜在的销售行为，应认为有一定道理。