使用注册商标文字并以其商场图片作销售说明侵犯商标权及不正当竞争案
原告诉讼代理人：曾永前律师

【案情】
原告： 天诚公司 。
原告诉讼代理人：曾永前律师，广东凡立律师事务所律师。

被告：佳业公司。

　　2003年6月18日，天诚公司 开办了“蒙地卡罗国际购物中心”，经营范围为零售服装、皮具、鞋类等，主要经销世界名牌产品。该中心开业前后，在内地及港、澳多家报刊以及广州电台、广东电视台进行了大量宣传。2005年9月至2006年5月，天诚公司先后取得“蒙地卡罗”文字商标在第1类至第42类商品和服务上的商标注册，该商标核定使用的商品和服务中包括第19类非金属建筑物，第36类不动产代理，第39类运输，第41类教育、公共游戏乐场，第42类餐馆、临时住宿、医疗、美容院。
　　被告佳业公司是中港合作经营企业，经营范围是 用地开发、建造、销售、出租管理商品房。被告从2002年10月至2003年初先后取得各种有关其房地产开发、销售业务的政府批文，在这些批文上均写明被告的开发用地建设项目为“蒙地卡罗山庄”。该山庄于2002年10月奠基。被告曾分别于2002年10月和2003年3月在《广州日报》、《南方日报》、《羊城晚报》等报纸刊登“蒙地卡罗山庄”售楼广告，广告中写明“别墅区内配有各类社区及生活设施、除业主俱乐部之康乐活动设施外，还包括商场、酒楼、电影院等，……山庄备有穿梭巴士，往返广州市区”等内容。被告还自2002年10月至2007年先后印制使用四种版本的彩色“蒙地卡罗山庄”售楼说明书，其主要内容亦为该山庄商品房别墅及相关服务设施的图片、照片及文字宣传。但其中中期二种版本的售楼说明书使用了原告“蒙地卡罗国际购物中心的门面图片，图片上有该中心的名称匾额及商场背景。被告的上述商品房同时在广州、香港和海外预售。
　　2007年，天诚公司委托曾永前律师向 法院起诉称：我公司开办并负责经营的“蒙地卡罗国际购物中心”享有较高的知名度。被告在其商品房预售宣传册中擅自使用该中心门面图片，作为其“蒙地卡罗山庄”的重要组成部分，使消费者误认为被告与我公司之间存在某种联系，构成不正当竞争行为。我公司还是“蒙地卡罗”商标注册人，被告未经我公司许可，使用我公司“蒙地卡罗”注册商标作为其山庄名称，并在“蒙地卡罗山庄”总的标识下提供房屋销售、出租、物业管理及其他多种服务项目，侵犯了我公司的注册商标专用权。请求判令被告停止侵权，赔偿损失并赔礼道歉。
　　被告佳业公司答辩称：我公司在2002年即为山庄起名为“蒙地卡罗”，作为山庄的服务标志，且连续使用至今，根据有关规定，我公司可继续使用该服务商标，并未侵犯原告的注册商标专用权。至于我公司将“蒙地卡罗国际购物中心”的图片放置在宣传册中，是属善意使用，且该中心经营范围是时装、鞋类等，而我公司专门从事房地产业务，两者的经营范围没有联系，我公司没有与原告竞争的动机，故上述行为不构成不正当竞争。要求驳回原告的诉讼请求。

【审判】

　 法院审理认为：原告天诚公司是“蒙地卡罗”商标注册人，其商品和服务商标专用权均受法律保护。被告佳业公司开发、经营的蒙地卡罗山庄，是集不动产物业开发、管理并提供娱乐、餐饮、购物等服务项目为一体的综合性服务设施，其中“蒙地卡罗”字样是作为服务标志使用，应视为服务商标。鉴于被告在2003年7月1日前已开始筹建蒙地卡罗山庄并发布该山庄售楼广告，事实上已经使用“蒙地卡罗”服务商标，且其此后并未改变字体和色彩，根据有关商标法律、规章的规定，被告可以继续使用其“蒙地卡罗”服务商标，但其继续使用权应当以在蒙地卡罗山庄地域范围内开发、出售、管理商品房服务范围为限。原告认为被告侵犯了其注册商标专用权的理由不能成立，不予采纳。“蒙地卡罗国际购物中心”系由原告负责经营，该中心开业时也做了大量的宣传，被告在其售楼说明书中使用该中心的门面图片，易使消费者误认为被告经营的蒙地卡罗山庄中提供的服务与经营“蒙地卡罗国际购物中心”的原告有某种联系，被告的该行为属利用广告，对其提供服务的经营者作引人误解的虚假宣传，构成了不正当竞争行为。至于原、被告是否属于竞争行业的问题，被告虽是房地产企业，但其开发的“蒙地卡罗山庄”提供的是综合性服务，故与原告经营的“蒙地卡罗国际购物中心”的业务范围存在联系。被告应立即停止不正当竞争行为，并向原告赔礼道歉和赔偿损失，依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第一款第（一）、（七）、（十）项，《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第九条第一款，《中华人民共和国商标法实施细则》第四十八条，参照国家工商行政管理局《关于服务商标继续使用问题的通知》的规定，该院 判决：
　　一、被告自本判决发生法律效力之日起立即停止在其售楼说明书中使用“蒙地卡罗国际购物中心”门面图片的不正当竞争行为。
　　二、被告在本判决发生法律效力之日起十五日内在《羊城晚报》及其海外版刊登声明，公开向原告赔礼道歉（内容须经本院审定）。
　　三、被告在本判决发生法律效力之日起十日内一次性赔偿原告损失人民币20万元。
　　四、驳回原告的其他诉讼请求。
　　被告不服一审判决，向广东省高级人民法院提起上诉。后又以其愿意接受原审判决为由申请撤回上诉。二审法院经审查，裁定准许上诉人撤回上诉，双方均按原审判决执行。

【曾永前律师评析及代理思路】
　　本案争议的焦点在于下列两个问题：
　　一、被告是否侵犯了原告的注册商标专用权　本案原告天诚公司是“蒙地卡罗”文字商标的注册人，该注册商标的核定使用商品和服务涵盖了商标注册国际分类第1类至第34类商品和第35类至第42类服务，根据商标法第四条第三款、第三十八条第（1）项，商标法实施细则第二条第二款、第四十一条第（2）项的规定，未经注册商标所有人的许可，在同一种商品或类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的文字作为商标或商品名称的，属侵犯注册商标专用权的行为，有关商品商标的规定，适用于服务商标。因此，表面看来被告的行为似乎构成商标侵权。但是，由于我国是在1993年7月1日修改的商标法实施后才对服务商标给予保护，为了保护在此之前已经使用的服务商标权利人的合法权益，同时修订的商标法实施细则在第四十八条规定：连续使用至1993年7月1日的服务商标，与他人在相同或者类似的服务上已注册的服务商标相同或者近似的，可以依照国家工商行政管理局有关规定继续使用。1994年8月12日，国家工商行政管理局发布《关于服务商标继续使用问题的通知》，对有关问题作出了进一步的限制性规定。由于被告是在2003年7月1日前已开始使用“蒙地卡罗”标识，因此，如果本案被告是将“蒙地卡罗”标识作为服务商标使用，则不构成商标侵权。被告开发、经营的“蒙地卡罗山庄”，既有商品性质的商品房别墅，也有各种相关的服务设施，对其如何定性是一个难点。但是，从整体看来，被告是在“蒙地卡罗”这个总的标识下提供集不动产物业开发、管理以及娱乐、餐饮、购物等为一体的综合性服务，故应认定被告是将“蒙地卡罗”作为服务商标使用。在商标注册实践中，国家商标局对于这类开发、销售商品房小区的“某某苑”、“某某花园”等标识也往往是核准注册服务商标。因此，被告可以继续使用“蒙地卡罗”标识。当然，被告也必须遵守有关的限制性规定，即继续使用时不得扩大该服务商标的使用地域，不得增加使用的服务项目。
　　二、被告使用原告商场门面图片是否构成不正当竞争
　　本案原告指控的不正当竞争行为，是被告将原告的商场“蒙地卡罗国际购物中心”的门面图片放置在其预售商品房的彩色宣传册中，这是比较少见的。由于我国反不正当竞争法是以列举的形式规定了11种具体的不正当竞争行为，且没有规定弹性条款，因此，要认定这种行为构成不正当竞争，难点在于必须明确是属于反不正当竞争法规定的哪一种不正当竞争行为?反不正当竞争法第九条第一款规定：经营者不得利用广告或其他方法，对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传。该法第二条第三款规定：本法所称商品包括服务。被告在宣传其“蒙地卡罗山庄”中提供的综合性服务时，将原告已广为宣传属原告负责经营、专营世界名牌服装、皮具、鞋类等的“蒙地卡罗国际购物中心”的门面图片放置在被告自己的售楼说明书之中，作为其提供的服务设施的一个部分，极易使消费者对“蒙地卡罗国际购物中心”和“蒙地卡罗山庄”中提供的服务的经营者产生误解，这种行为属于反不正当竞争法第九条规定的虚假宣传不正当竞争行为，应构成对原告的不正当竞争。